L’usage antérieur par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique peut constituer un « juste motif » d’un tel usage

Dans un arrêt du 6 février 2014 (CJUE, 06 février 2014, Leidseplein Beheer & De Vries, Aff. C-65/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) dans le cadre d’un litige opposant le titulaire de la marque « Red Bull Krating-Daeng » au titulaire de la marque « The Bulldog », a précisé la notion de « juste motif » consacrée à l’article 5§2 de la directive 89/104/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Pour rappel, ce juste motif permet d’écarter l’atteinte à une marque renommée.

La société requérante Red Bull considérait subir un préjudice résultant de la présence de l’élément verbal « Bull » dans la marque « The Bulldog » et affirmait à ce titre que cette dernière tirait indument profit de sa réputation, et ce malgré son existence antérieure.

La CJUE s’est prononcée sur la question de savoir si l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, pouvait être qualifié de « juste motif » au sens de l’article 5 §. 2 de la directive 89/104/CE, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque.

Dans son arrêt, la Cour appréhende dans un premier temps la portée de la notion de «juste motif» et relève qu’elle peut « en sus des intérêts objectifs du requérant, se rattacher aux intérêts subjectifs de l’opérateur tiers ».

Elle envisage ensuite « les conditions dans lesquelles l’usage antérieur d’un signe similaire à celui d’une marque renommée est susceptible de relever de la notion de «juste motif», dès lors que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt la marque.

À cet égard, la Cour souligne qu’il convient de déterminer d’une part l’implantation dudit signe ainsi que la réputation dont il jouit auprès du public concerné et d’apprécier d’autre part l’intention de l’utilisateur du même signe.

Pour ce faire, elle indique qu’il importe de tenir compte du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels le signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, ainsi que de la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour le produit en cause.

Dans ces conditions, la Cour a conclut que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraindre, en vertu d’un juste motif, de tolérer l’usage d’un signe similaire à sa marque par un tiers, lorsqu’il est avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi avant le dépôt de la marque.