L’action en nullité d’un brevet devient imprescriptible

L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la Juridiction Unifiée du Brevet a pour objectif d’assurer la compatibilité de la législation française et donc du Code de la propriété intellectuelle (CPI) avec d’une part, les deux règlements de l’Union européenne formant le « paquet brevet » sur le brevet unitaire et d’autre part, l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 prévoit la création d’un nouvel article L. 615-8-1 du CPI aux termes duquel « l’action en nullité du brevet est imprescriptible ».

Cette nouvelle disposition qui consacre le caractère imprescriptible des actions en nullité de brevet était en tout état de cause particulièrement souhaitable.

• Ces nouvelles dispositions insérées sous un titre II intitulé « dispositions relatives aux actions en justice portant sur les brevets européens et les brevets français » règlent une question particulièrement débattue, celle de la prescription des actions en nullité.

La jurisprudence française a appliqué l’action en nullité d’un brevet formée à titre principal, le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Seule la demande en nullité formée à titre de défense à une action principale en contrefaçon n’était pas soumise à un délai de prescription (Voir à cet égard : TGI Paris, 15 juillet 2015, RG n° 13/14830 – définitif sur ce point).

La question du point de départ de ce délai de 5 ans a donné lieu à des décisions divergentes qui ont créé une grande insécurité juridique.

Des procédures sont toujours en cours sur ce point.

En outre, l’applicabilité de la prescription aux actions en nullité d’un titre de propriété industrielle semblait contrevenir au principe de liberté du commerce et de la concurrence. L’action en annulation du brevet a pour but de sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but d’une action en nullité engagée à titre principal est de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. L’action en nullité du brevet apparaît dès lors incompatible avec le principe même d’une prescription car le vice qui affecte le titre et porte atteinte à la liberté du commerce est perpétuel.

La reconnaissance de l’imprescriptibilité d’une action en contrefaçon de brevet est donc une avancée majeure.

L’application de la prescription aux actions en nullité de brevets va cependant perdurer jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2018 qui se trouve reportée à « la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 » dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification. Cette entrée en vigueur qui dépend notamment de la ratification par l’Allemagne est à ce jour indéterminée.

Il convient d’ajouter que selon les dispositions transitoires prévues par l’article 23 de l’ordonnance, la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité de brevet « est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration. ». Le débat sur le point de départ de la prescription n’est donc pas clos.
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• L’ordonnance contient de nouvelles dispositions relatives au point de départ du délai de prescription en matière d’action en contrefaçon de brevet.

La durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à cinq ans, tant dans le Code de la propriété intellectuelle que dans l’Accord sur le brevet unitaire. Cependant, le point de départ de ce délai est différent puisque l’article L. 615-8 retient le jour de la réalisation des actes de contrefaçon (actuel article L 615-8 : « Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ») tandis que l’Accord fixe le point de départ au jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action.

C’est pourquoi, l’ordonnance modifie l’article L.615-8 qui sera désormais ainsi libellé « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. ».

Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur, comme celles relatives à la prescription de l’action en nullité, qu’au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord soit à une date inconnue à ce jour.

On ne peut que souhaiter que des dispositions analogues soient consacrées pour les autres droits de propriété industrielle, à l’égard desquels la jurisprudence applique à ce jour la prescription de droit commun.

Ainsi et en matière de marques, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger, dans le cadre de l’affaire du « Château Cheval Blanc » que « le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques » (Cass, ch. com. 8 juin 2017, n°15-21.357). L’action en nullité contre un droit de marque n’est donc pas imprescriptible y compris en cas de motifs absolus de nullité.