Dépôt frauduleux de la marque SCOOTLIB : la ville de Paris perd définitivement la bataille (Cass. Com, 12 décembre 2018, 17-24582)

Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a confirmé dans son intégralité l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en considérant que le dépôt de la marque SCOOTLIB par la société OLKY n’était pas frauduleux.

Pour rappel, la Ville de Paris avait lancé en 2007 un service de mise à disposition de vélos en libre-service dénommé Velib’, puis de voitures électriques Autolib’ en 2011, et avait déposé ces deux signes à titre de marque les 19 février 2007 et 25 février 2008.

Dans le cadre du litige, la Ville de Paris a indiqué avoir découvert en 2010 l’existence de la marque SCOOTLIB déposée le 9 octobre 2007 pour les produits et services tels que « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et exploitée par la société Olky pour une activité de service de location payante de scooters.

Ce n’est qu’en 2011 que la Ville de Paris a déposé sa marque verbale française « SCOOTLIB’ PARIS » et qu’elle a ensuite assigné la société Olky International, son licencié (la société Ph Rent) et sous-licencié (la société PL Scoot) en annulation de sa marque SCOOTLIB pour dépôt frauduleux, ainsi qu’en contrefaçon de sa marque VELIB et en concurrence déloyale et parasitisme.

Après avoir vu l’ensemble de ses demandes rejetées en première instance, la Ville de Paris s’est à nouveau vue déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 mai 2017. Un pourvoi a donc été formé par elle devant la Cour de cassation.

La Ville de Paris s’est cependant heurtée aux mêmes difficultés que devant les juridictions du fond et s’est vue déboutée de l’ensemble de ses demandes par la Cour de cassation.

En effet, sur le caractère frauduleux de la réservation de la marque SCOOTLIB, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel. Celle-ci avait rappelé que « l’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant  ».

En l’espèce, la Cour avait souligné qu’il n’était pas établi que la Ville de Paris avait pour projet de décliner son service VELIB pour des scooters avant le dépôt de la marque SCOOTLIB, de sorte que la fraude n’était pas caractérisée en l’absence de preuve que la société Olky connaissait ce projet lors du dépôt de sa marque. A cet égard, la Cour relevait notamment que toute la communication de la Ville de Paris révélait « une volonté politique de désengorger la capitale de ses véhicules à moteur afin d’aller vers des processus de déplacement plus écologiques dont le vélo est le principal vecteur ».

Concernant le volet relatif à l’action en contrefaçon de la marque VELIB, la Cour d’appel avait rejeté cette demande en relevant que la Ville de Paris était forclose à agir, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l’existence de la marque litigieuse SCOOTLIB intervenant dans un secteur d’activité similaire, et en avait toléré l’usage pendant plus de 5 ans.

La Cour de cassation a une nouvelle fois validé ce raisonnement et rejeté les nouveaux arguments soulevés devant la Cour de cassation, à savoir la nécessité d’examiner la forclusion au regard de chaque produit et service désigné par la marque et l’absence de forclusion invocable en présence de dénomination sociale, d’enseigne et de nom de domaine portant atteinte à une marque (le signe SCOOTLIB étant également exploité sous ces trois formes).

Loin d’atteindre le but recherché en assignant la société Olky, la Ville de Paris se retrouve donc à devoir verser la somme de 15.000 euros à celle-ci pour contrefaçon de sa marque SCOOTLIB et voit en prime sa marque SCOOTLIB’ PARIS annulée. Ou l’arroseur arrosé… Il est donc particulièrement important pour les titulaires de marque d’être diligents en effectuant des veilles régulières et en prenant le soin d’agir le rapidement possible.