Action en concurrence déloyale et déchéance de marque

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a admis la recevabilité d’une action en concurrence déloyale dans une hypothèse où l’action en contrefaçon de marque était irrecevable en raison de la déchéance de la marque.

Une société invoquant des actes de contrefaçon de marque et des faits de concurrence déloyale a engagé une action en justice. La déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux a été opposée par les défendeurs à l’action. En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque encourt la déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 années.

Les juges du fond ont fait droit à la demande de déchéance sans prendre en considération les pièces nouvelles versées aux débats dans le cadre de la procédure d’appel pour justifier de l’usage de la marque. En outre, les juges ont déclaré irrecevables les demandes fondées sur la concurrence déloyale.

Sur la question de la déchéance, la Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale la décision des juges du fond. Les juges n’ont pas recherché si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d’appel, ne justifiaient pas un usage sérieux de la marque.

La cour de cassation a également cassé l’arrêt pour violation des dispositions des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile. Les juges du fond avaient déduit du prononcé de la déchéance des droits sur la marque, l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale. La cour rappelle que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.

Cet arrêt constitue donc une illustration de la jurisprudence selon laquelle l’action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (cass. com. 12 juin 2012 n°11-21.723).