Contrefaçon – Application dans le temps de la loi Pacte quant à la prescription de l’action en contrefaçon

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n°20/07066

L’application immédiate du nouveau régime de prescription de la loi PACTE ne peut avoir pour effet d’allonger le délai de prescription applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, et le nouveau point de départ au « dernier fait » de contrefaçon ne s’applique donc qu’aux faits postérieurs au 24 mai 2019.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE n°2019-486, le 24 mai 2019, le régime de prescription de l’action en contrefaçon de brevet a été substantiellement modifié.

Auparavant, la prescription était de cinq ans à compter des faits qui étaient la cause de l’action en contrefaçon. Désormais, l’article L.615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Le point de départ est donc rattaché désormais au dernier fait de contrefaçon commis, et pour cette raison, tant que la contrefaçon se poursuit, la prescription ne court pas. Le délai de prescription se trouve donc allongé, et ce nouveau texte pose une question essentielle quant à la période de réparation et à l’étendue de l’indemnisation pouvant être sollicitée par le titulaire de droit, puisqu’il semble en mesure de solliciter l’indemnisation de tous les actes de contrefaçon précédant le dernier fait (pour plus de précisions, voir : Les mesures proposées par le projet de loi PACTE en matière de prescription des actions en contrefaçon et nullité des titres de propriété industrielle : état des lieux et analyse critique).

En tout cas, la présente ordonnance rappelle que, même si une telle faculté existe, elle ne permettrait pas de contourner les principes de droit commun applicables à l’articulation des régimes successifs de prescription.

Dans cette affaire, la société américaine Assia Inc. avait assigné les sociétés françaises Orange et Alcatel-Lucent international, le 6 août 2020, en contrefaçon de brevets, en fondant ses demandes sur des faits commis depuis mai 2010. Cette société soutenait que le nouveau régime de prescription de la loi PACTE était applicable immédiatement, et qu’aucun des faits poursuivis n’était prescrit au moment de son entrée en vigueur. Les sociétés Orange et Alcatel ont soutenu que les demandes relatives aux faits commis plus de cinq ans avant l’assignation en contrefaçon étaient prescrites

Par une ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état constate que la loi PACTE a pour objectif d’allonger la prescription et ne prévoit pas qu’elle s’appliquerait de manière rétroactive. Aussi, l’article 2222 du Code civil est applicable en ce qu’il dispose que la loi qui allonge la durée de prescription n’a pas d’effet sur les prescriptions déjà acquises à la date de son entrée en vigueur.

En application de ce principe, le juge vérifie, pour chacun des faits de contrefaçon le point de départ et le délai de prescription en vigueur au moment où il est survenu et, les faits commis entre mai 2010 et le 23 mai 2014, déjà prescrits sous l’empire des textes antérieurs au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, demeurent prescrits.

La question pouvait se poser, concernant les faits dont la prescription avait seulement commencé à courir, sans avoir expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, s’il serait possible de leur appliquer le nouveau point de départ prévu par la loi PACTE, à savoir le dernier fait de contrefaçon.

Le juge estime que, si la loi nouvelle s’applique aux délais de prescription en cours non encore expirés, elle ne peut pas modifier leur point de départ. La solution inverse aurait eu pour effet d’allonger le délai de prescription antérieur, en méconnaissance des dispositions du Code civil. Par conséquent, le juge constate que le délai de prescription de cinq ans appliqué aux faits commis entre le 24 mai 2014 et le 5 août 2015 expirait entre le 24 mai 2019 et le 5 août 2020, et que l’action intentée le 6 août 2020 ne pouvait donc pas les incriminer.