DROIT DES MARQUES – Confirmation du droit d’agir à l’encontre des actes de contrefaçon commis avant la prise d’effet de la déchéance de la marque

Cass. Com., 4 novembre 2020, n°16-28281 – La Cour de cassation confirme, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 26 mars 2020 sur sa question préjudicielle, que le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux peut agir en contrefaçon à l’encontre des actes commis avant la prise d’effet de la déchéance de sa marque.

Le titulaire d’une marque française, désignant notamment des boissons alcooliques, a assigné en contrefaçon de marque une société distribuant une liqueur de sureau sous une dénomination similaire.

De façon classique, le défendeur avait alors invoqué la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque invoquée au soutien de l’action et la demande avait été accueillie. La marque était ainsi déchue à compter du 13 mai 2011. Malgré cette décision, le titulaire a maintenu ses demandes en contrefaçon pour la période antérieure à cette déchéance.

Son action a été rejetée par les juridictions du fond qui considéraient qu’il ne pouvait interdire aux tiers de faire usage de sa marque dès lors qu’il n’avait pas démontré en avoir fait un usage sérieux.

L’affaire a été portée devant la Cour de Cassation qui a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de savoir si le titulaire d’une marque déchue conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits et services identiques ou similaires prêtant à confusion, question à laquelle la CJUE avait répondu par un arrêt du 26 mars 2020 (précédemment commenté : Newsletter JP KARSENTY Avril 2020).

L’arrêt commenté fait suite à la réponse de la CJUE.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le fondement des articles L.717-3 b) et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, et du principe suivant : « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance  ».

Il en ressort que le titulaire d’une marque déchue peut agir en contrefaçon pour les actes commis entre la date d’enregistrement de la marque et la date d’effet de la déchéance. Il est donc indifférent que la marque n’ait pas été mise en contact avec le consommateur durant cette période, comme l’avait relevé la Cour d’appel.

Bien que cette solution confirme l’étendue du droit d’agir du titulaire de marque, il ne peut être complètement exclu que l’absence d’exploitation durant la période précédant la déchéance soit tout de même prise en compte par certaines juridictions, qui pourraient être réticentes à cette solution, sur le terrain du préjudice et ce afin de limiter l’intérêt d’une telle action en contrefaçon pour le titulaire.

Enfin, il convient de rappeler que cette solution se fonde sur la version du Code de la propriété intellectuelle antérieure à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 issue du Paquet Marque. L’ancien article L.713-3 b) se retrouve au nouvel article L.713-2 de ce code dans une rédaction équivalente. Quant à l’article L.714-5, relatif à la déchéance, sa rédaction a été reprise et son dernier alinéa précisant que « La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » a notamment été supprimé.