La lutte contre la contrefaçon renforcée par une protection élargie de la marque : les marchandises contrefaisantes en transit et les actes préparatoires (article 10.4 de la Directive et article 9 – 4 du Règlement)

A ce jour, la jurisprudence très controversée Philips – Nokia (CJUE 1er décembre 2011) en vertu de laquelle des marchandises en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un Etat tiers ne sauraient être qualifiées de marchandises contrefaisantes (à moins qu’il ne soit prouvé par le titulaire de la marque qu’elles sont effectivement destinées à une mise en vente dans l’Union Européenne), a entrainé une diminution drastique du nombre de retenues et de saisies douanières.

C’est pourquoi pour permettre aux titulaires de marques d’agir plus efficacement contre le commerce croissant de marchandises contrefaites, nombreux sont ceux ayant plaidé pour une réforme du système de manière à inclure le transit parmi les actes de contrefaçon répréhensibles.

Le Règlement Douanier (n° 608/2013) du 12 juin 2013 pourtant très attendu sur cette question, n’est pas revenu sur la solution dégagée par l’arrêt. C’est désormais chose faite avec les nouvelles dispositions du Paquet Marque qui prévoient la possibilité pour les titulaires de marques d’empêcher grâce à des mesures douanières, à tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires et sur le territoire de l’Union, des marchandises qui porteraient sans autorisation des marques identiques à celle du titulaire ou ne pouvant en être distinguées.

Pour contester utilement la saisie, le détenteur des marchandises devra démontrer que le titulaire de la marque n’avait pas le droit d’empêcher la commercialisation des marchandises dans le pays de destination finale. La charge de la preuve est ainsi renversée.

En outre, les nouvelles dispositions (article 11 de la Directive et 9 bis du règlement) permettent d’interdire non plus seulement l’apposition d’une marque contrefaite sur des produits, mais également certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition. Ainsi, le titulaire de la marque pourra s’opposer à « l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur laquelle la marque peut être apposée » et à « l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation » de ces supports.