L’affaire Laguiole : Conflit entre marque et nom de commune

La Cour d’appel de Paris a confirmé, le 4 avril 2014, le jugement de première instance qui a débouté la commune de Laguiole de ses demandes en nullité de marques ainsi qu’en pratiques commerciales trompeuses.

La commune de Laguiole avait agi en justice afin d’interdire aux tiers d’utiliser son nom à titre de marque, pour des produits (dont les fameux couteaux) qui ne sont pas fabriqués à Laguiole.

Ni le tribunal, ni la Cour n’ont fait droit à ses demandes, pourtant fondées sur de nombreux moyens.

L’arrêt d’appel a souligné les carences de l’argumentation de l’appelante dans la détermination des faits.

Pratiques commerciales trompeuses : le risque de confusion ne suffit pas

La commune aveyronnaise a soutenu que les entreprises utilisant le mot Laguiole cherchaient « à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom», un rapport qu’elle considérait trompeur.

La Cour exige pour qualifier une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, «la création d’une confusion et non pas d’un risque de confusion ».

La Cour décide en effet que « l’existence de pratiques commerciales trompeuses, génératrices de confusion pour le consommateur moyen quant à l’origine des produits commercialisés sous les marques ‘Laguiole’ du fait de l’indication de son nom », n’est pas établie.

Sur les demandes en nullité des marques

Le dépôt frauduleux nécessite la démonstration d’un préjudice

La commune arguait que les déposants connaissaient la nécessité pour elle de pouvoir disposer de son nom, et déduisait une intention de nuire du profit tiré de la renommée du signe.

La Cour souligne que la grande notoriété de Laguiole, tant nationale qu’internationale, n’est que prétendue et non prouvée.

Elle poursuit en indiquant qu’il revenait à la commune de démontrer en quoi les dépôts de ces marques préjudiciaient à ses propres attributions, d’expliciter les activités requérant l’usage du signe « Laguiole » dont un tel dépôt pourrait la priver.

La distinctivité déduite de l’absence de preuve de la descriptivité

La Cour analyse la distinctivité du mot laguiole, en tant que signe pouvant servir à la désignation de la provenance géographique de produits.

Remarquant que les marques déposées ne se composent jamais du seul signe Laguiole, la Cour indique que la commune ne démontre pas que le consommateur moyen perçoit les signes en cause comme la désignation de la provenance géographique des catégories de produits visées par les enregistrements.

La déceptivité : une erreur pouvant déterminer l’acte de d’achat

Selon la Cour, la commune n’a pas démontré le caractère déceptif de chacune des marques en cause au regard des produits visés à l’enregistrement.

L’existence d’un risque que le consommateur moyen se trompe sur l’origine de produits et que cette erreur détermine l’acte d’achat n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.

L’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale

La Cour relève que la preuve n’est pas rapportée que les marques en cause s’inscrivent dans les missions de service public qui sont assignées à la commune et qu’un risque de confusion en découle.

Qu’en outre, Laguiole ne démontre pas que l’usage des marques est de nature à préjudicier ses administrés ou les intérêts publics.

Sur la déchéance des marques litigieuses

L’usage trompeur de marque, visé par l’article L. 714-6 b) du CPI et l’article 12, §2 de la directive du 22 octobre 2008 et susceptible d’entraîner la déchéance d’une marque, suppose une tromperie effective ou un risque de tromperie suffisamment grave (CJCE, 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel).

La Cour renvoie ici à son argumentation quant aux pratiques commerciales trompeuses et questionne la cohérence d’une argumentation qui soulève simultanément un usage trompeur et un défaut d’exploitation.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’action en déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas une action ouverte à tous.

L’arrêt rappelle ainsi que cette action est réservée aux personnes intéressées et que celles-ci doivent faire la démonstration de leur intérêt.

En s’abstenant d’établir en quoi les produits ou services visés par l’enregistrement des marques concernées entravent ou sont susceptibles d’entraver l’activité de la commune, celle-ci ne démontre pas être une personne intéressée.

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La loi Hamon (loi no 2014-344 du 17 mars 2014, art.73) contient des dispositions de nature à modifier la solution d’un tel conflit.

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle institue les Indications Géographiques protégeant les Produits Industriels et Artisanaux. (IGPIA)

Comme l’ensemble des indications d’origine, leur protection est subordonnée à l’homologation préalable d’un cahier des charges.

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque désignant des produits similaires est désormais ouverte aux organismes de défense et de gestion se fondant sur une IGPIA. (L. 712-4)

De même, une collectivité territoriale a qualité pour initier cette procédure dans les cas prévus aux articles L. 711-4 h) et L. 721-2 du CPI.

En revanche, l’article L. 713-6 du CPI prévoit que le titulaire d’une marque antérieure ne peut s’opposer à une IGPIA identique ou similaire, « sauf lorsque la marque, compte tenu de sa notoriété et la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ».

Il n’en reste pas moins que si l’utilisation de l’IGPIA porte atteinte à ses droits, le titulaire de la marque peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.