Réparation du préjudice de contrefaçon et allocation d’une somme forfaitaire

Le juge est tenu de justifier le montant des redevances que le titulaire de marque aurait été en droit d’exiger du contrefacteur, quand bien même le préjudice résulte de la seule apposition de la marque sur les produits, et non de leur commercialisation – Cour de cassation, ch. com., 7 mai 2019, n°17-23785.

En 2009, la société E.G. engage une action en contrefaçon de ses marques françaises « LA MOULINE » contre la société « Les vins du Roquebrun » qui commercialise dans des supermarchés parisiens un vin bénéficiant de l’AOP « Saint-Chinian » sous le signe « Terrasses de la Mouline ».

Le 1er octobre 2010, Les Vins du Roquebrun sont condamnés par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon des marques « LA MOULINE » qui leur interdit sous astreinte de poursuivre ces agissements.

Les Vins du Roquebrun prennent alors la décision de faire déposer la marque « Terrasses de la Mouline » au Canada ainsi que les marques « Terrasses de Mayline » en France et de continuer la production du vin bénéficiant de l’AOP « Saint Chinian » en France sous le signe « Terrasses de la Mouline » dans le but de proposer exclusivement ce vin à la vente sur le territoire canadien.

La société E.G. fait alors procéder à une saisie-contrefaçon des bouteilles sur lesquelles le signe « Terrasses de la Mouline » a été apposée et assigne à nouveau Les Vins du Roquebrun devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment en liquidation de l’astreinte et nouveaux faits de contrefaçon.

Suite à un référé-rétractation engagé par les Vins de Roquebrun, le Tribunal de Grande Instance déclare irrecevable la demande tendant à la liquidation de l’astreinte dès lors que le Tribunal ne s’était pas réservé cette faculté dans son jugement en date du 1er octobre 2010. Le Tribunal, qui se déclare en revanche compétent pour apprécier les nouveaux faits de contrefaçon, juge cependant que les nouveaux dépôts français ne contrefont pas les marques « LA MOULINE ».

En appel, la société E.G. demande alors à la Cour de constater qu’en continuant de produire et d’étiqueter sur le territoire français et de vendre au Canada des vins portant la dénomination « Terrasses de la Mouline » reconnue contrefaisante par jugement du 1er octobre 2010 et en déposant les marques « Terrasses de Mayline », Vins de Roquebrun a enfreint l’interdiction d’usage faite par la décision.

Elle demande alors la radiation de la marque canadienne, la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’exacte quantité de bouteilles étiquetées en France ainsi que la condamnation de Vins de Roquebrun au paiement de 24.000.000 euros de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et ce en application de l’article L.716-14 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel refuse à nouveau de prononcer la liquidation de l’astreinte pour les mêmes motifs que le Tribunal de Grande Instance. Cependant elle se déclare compétente pour apprécier ultérieurement des nouveaux faits de contrefaçon.

A cet égard, si la Cour d’appel considère que les nouveaux dépôts français ne sont pas contrefaisants, elle retient que les actes d’apposition, sur le territoire français, de la marque « Terrasses de la Mouline » constituent bien des faits nouveaux de contrefaçon commis sur le territoire français, et ce quand bien même les produits ainsi marqués seraient exclusivement destinés à la vente sur un territoire étranger à sa juridiction.

Néanmoins, et si la Cour se refuse évidemment à prononcer la radiation de la marque canadienne, elle se refuse également à faire droit à la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à l’allocation de la somme de 24.000.000 d’euros au titre des redevances perdues.

Elle considère en effet que “le préjudice subi ne résulte pas de la commercialisation de bouteilles de vins mais de l’atteinte portée en France à la marque verbale « LA MOULINE” par l’apposition de la marque sur des bouteilles de vins, d’étiquettes reproduisant la dénomination « Terrasses de la Mouline  » et alloue la somme de 10.000 euros à la société E.G.

Devant la Cour de cassation, la société E.G. fait valoir qu’en statuant ainsi, sans préciser sur le fondement de quel alinéa de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle elle évaluait le montant de dommages et intérêts ni quels chefs de préjudice elle avait pris en considération pour retenir un tel montant, la Cour a privé sa décision de base légale.

Ce moyen est accueilli par la Cour de cassation qui retient que la Cour d’Appel était tenue, au regard de la demande de forfait formulée par la société titulaire de la marque « LA MOULINE », ainsi que du procès-verbal de constat produit aux débats par cette société, de s’expliquer sur le montant des redevances que cette société aurait pu percevoir.

L’on peut retirer deux enseignements de cet arrêt.

Tout d’abord, la Cour rappelle ici qu’en matière de propriété intellectuelle la règle d’évaluation du quantum du préjudice est une règle légale, de sorte que le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond est soumis au contrôle de la Cour. Et ce pouvoir souverain ne peut se confondre avec un pouvoir arbitraire.

Ensuite, la Cour rappelle que l’évaluation du préjudice par l’allocation d’une somme forfaitaire requiert que le forfait soit établi sur la base d’une masse contrefaisante sur laquelle on va appliquer un taux de redevance, indépendamment de savoir si la masse contrefaisante était destinée à être commercialisée sur le territoire français ou non.